平成23年9月2日
（修正）平成23年9月5日
弁理士　木村達矢

 

事案の概要

• 本件は、下記立体商標につき平成20年9月3日付けで指定商品を第29類「乳酸菌飲料」として商標登録出願をしたところ，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をしたが，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。
• 争点は，本願商標が商標法3条1項3号に該当する（その形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標）ことを前提とした上で（出願人は3条1項3号該当性については争っていない），「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」（同条2項）に該当するか」である。

 

事実の経緯

昭和40年9月15日	意匠登録出願
昭和43年7月1日	商品の販売を開始
※原告が販売を開始した当時、同一ないし類似の包装用容器は他に全く存在しなかった。
昭和44年9月22日	四国化工意匠出願
昭和45年頃	チチヤス乳業　類似包装用容器で販売開始
昭和46年2月13日	竹原平記意匠出願
昭和46年3月26日	岸本産業意匠出願
昭和48年頃	明治乳業　類似包装用容器で販売開始
昭和51年頃	東洋発酵乳　類似包装用容器で販売開始
昭和53年頃	ルナ物産　類似包装用容器で販売開始
昭和53年6月16日	類似意匠1～7出願
昭和55年頃	エルビー　類似包装用容器で販売開始
昭和55年頃	クロレラライト　類似包装用容器で販売開始
平成8年頃	雪印ローリー　類似包装用容器で販売開始
平成9年4月1日	立体商標制度導入　旧出願→拒絶
平成20年9月3日	本件出願

 

なお、本件出願人は立体商標制度が導入された改正法施行日である、平成9年4月1日に本件と同一の立体商標について出願ている（Ｈ09－101120））。この出願は今回と同様に審判拒絶され、これに対する審決取消し訴訟は、「通常採用し得る形状の範囲を超えているとは認識し得ないから、商品の形状を「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に当たる、原告の商品「ヤクルト」の容器が、その形状だけで識別力を獲得していたと認めるのは困難」として、審決が維持されている（東京高裁 平成12(行ケ)474　第18民事部　裁判長　永井紀昭　塩月秀平　古城春実）

 

 

 

 

 

事実認定

 

販売実績

平成12年（2000年）は約309億円，平成13年（2001年）は約289億円，平成14年（2002年）は約314億円，平成15年（2003年）は約356億円，平成16年（2004年）は約360億円，平成17年（2005年）は約327億円，平成18年（2006年）は約331億円，平成19年（2007年）は約364億円，平成20年（2008年）は約459億円である。

 

市場占有率

平成10年から平成19年までの間，乳酸菌飲料における市場占有率が50％以上であり，…原告商品のみでも，平成12年から平成20年までの間，業界の約42％以上のシェアを有している。

 

宣伝広告の状況

昭和43年は約9億6000万円であったが，翌年の昭和44年には約20億円となり，その後，昭和48年には約34億円，昭和57年には約50億円，昭和62年には約67億円，平成元年には76億円，平成16年には86億円とほぼ年々増加し，平成17年には95億円に達し，以後毎年90億円以上が費やされている。

 

本件容器と類似する他社商品の流通状況と使用者の意識

乳酸菌飲料を取り扱う業界では，原告が，昭和43年に原告商品「ヤクルト」に本件容器を採用して以降，乳酸菌飲料の包装用容器としてはプラスチック製のワンウエイ容器が主流となり，かつ，容量も65ｍｌのものが多く，その立体的形状は上部に円錐台状の口を有し，その下に胴体部分を有し，胴体にはくびれ又は凹みを有する形状のものが少なくとも12種類以上販売されている。

 

平成20年アンケート調査

本人及び家族が飲料関連のメーカー，小売業及び販売店に勤務していないこと並びに広告代理店，調査会社及びマスコミ関係に勤務していないことという条件を満たす20歳ないし59歳の男女480人を対象として実施されたものであり，本願商標と実質的に同一の立体的形状写真を提示し，容器から思い浮かべるイメージ（問1），容器から思い浮かべる商品（問2）等の質問をした結果，問1及び問2のいずれかで，「ヤクルト」を想起したアンケート回答者の割合は98.8％であった。

 

平成21年アンケート調査

本願商標と同一の立体的形状写真を提示し，容器から思い浮かべるイメージ（Q7），容器から思い浮かべる商品（Q8）等の質問をした結果，Q7で「ヤクルト」を想起したアンケート回答者の割合は93.8％であり，Q7で「ヤクルト」と回答しなかった回答者でも，Q8で「ヤクルト」と想起した回答者の割合は74.3％であって，Q7及びQ8のいずれかで「ヤクルト」と想起した回答者の割合は98.4％であった。

 

インターネット上のウェブサイトの記載

• 「雪印ローリーエースも良く似た容器ですし，他にもヤクルトとそっくりな容器で乳飲料を作っている会社はたくさんあります。」（乙1）
• 「クロレラ乳酸菌」という商品の写真とともに，「冷蔵庫の中に入っていたので1本飲んだんだけど。何の疑いもなくヤクルトだと思っていたら，‥‥ん？」，「なんか違うみたい。容器はまるっきりヤクルトなんだが。」（乙2）
• ヤクルトと類似の形状の他社製品を並べた写真とともに，「左：ヤクルトもどき，右：本物のヤクルト」と記載され，さらに「“もどき”のみを飲んでいるときは，それはそれで十分なヤクルト感がえられたけど，飲み比べてみると・・・うっっすっ。ヤクルトの方がはるかに濃厚。‥‥。パッケージも微妙に違うのねー。」（乙3）
• 「りんご青森」という商品の写真とともに，「‥‥，どうもこの容器はヤクルトを連想する。ヤクルトいうのは乳酸菌飲料なので，飲み過ぎるとお腹がゆるくなる。‥‥。」（乙4）
• 「そっくりさん，いらっしゃ～い！ヤクルト編」との表題のもと，「みどりプチコング」という商品の写真とともに，「いつも決まって容器がヤクルトと同じ65ｍｌ，味も大差なく，内容物も似通っており，飲んでいる私のお腹にはどれも同じ効果をもたらし，‥‥結局，値段だけが違うんだよね。ヤクルトとヤクルトそっくりさんたちは」．．．

 

裁判所の判断（1）

立体的形状を有する使用商品にその出所である企業等の名称や文字商標等が付されていたとしても，そのことのみで上記立体的形状について同法3条2項の適用を否定すべきではなく，上記文字商標等を捨象して残された立体的形状に注目して，独自の自他商品識別力を獲得するに至っているかどうかを判断すべきである。

 

裁判所の判断（2）

• 本件容器を使用した原告商品は，………驚異的な販売実績と市場占有率とを有し，毎年巨額の宣伝広告費が費やされ，特に，本件容器の立体的形状を需要者に強く印象付ける広告方法が採られ，発売開始以来40年以上も容器の形状を変更することなく販売が継続され，その間，本件容器と類似の形状を有する数多くの乳酸菌飲料が市場に出回っているにもかかわらず，最近のアンケート調査においても，98％以上の需要者が本件容器を見て「ヤクルト」を想起すると回答している点等を総合勘案すれば，………審決時点では，本件容器の立体的形状は，需要者によって原告商品を他社商品との間で識別する指標として認識されていたというべきである。
• そして，本件容器には，………図柄や「ヤクルト」の文字商標が大きく記載されているが，各アンケート調査によれば，本件容器の立体的形状のみを提示された回答者のほとんどが原告商品「ヤクルト」を想起すると回答していること，容器に記載された商品名が明らかに異なるにもかかわらず，本件容器の立体的形状と酷似する商品を「ヤクルトのそっくりさん」と認識している需要者が存在していること等からすれば，本件容器の立体的形状は，本件容器に付された平面商標や図柄と同等あるいはそれ以上に需要者の目に付きやすく，需要者に強い印象を与えるものと認められるから，本件容器の立体的形状はそれ自体独立して自他商品識別力を獲得していると認めるのが相当である。

 

実際の商品の態様

容器表面及びパッケージ表面に、自社商標が付されて販売されている。

 

意匠登録

 

他社意匠登録

 

実務上の指針（1）

 

識別力認定要件の緩和化傾向

立体商標についての、3条2項（使用による識別力の獲得）は、導入当初は実際の商品に文字商標等が付されていることから、商品ないし容器が、その形状だけで識別力を獲得していたと認めるのは困難として、識別力が否定されていたが、マグライト、コカコーラ判決あたりから、3条2項該当性は、実際の商品に文字商標等が付されていたとしても，立体的形状に注目して判断されるようになり、これは本件でも踏襲されている。このような判断は、今後定着するものと思われる。なお、ヤクルト事件の後、ゴルチエ香水容器事件では、アンケートの提出がなかったようであるが、類似商品の不存在、使用期間（平成5年から）、売上（4500～5800万）、宣伝広告状況から使用による識別力が獲得されたと認められており、立体形状が比較的独創性が高ければ、使用期間や売上規模がさほど大きくなくても識別力が認められる可能性があると思われる。

 

実務上の指針（2）

 

アンケートの利用

本件では、アンケートが提出されており、「使用による識別力の獲得」の証明に重要な役割を果たしたと考えられる。ただし、アンケートはバイアスや誘導がかかり易いので、客観性の担保に留意して設計することが肝要と思われる。ちなみに、東京高裁 平成12(行ケ)474号でも、アンケートが提出されていたようであるが、このときは質問中に「ヤクルト」の文字があったようであり、アンケート対象者がその文言に誘導された可能性も否定できないことから、にわかには採用し難い、とされた。この点、今回は「ヤクルト」の文字を一切出さずに、容器のみを見せている。また、平成20年には、セントラルロケーションテストを東京・大阪で実施し、平成21年には同じ質問内容をＷＥＢ調査で実施しているようであることに加え、法政大学教授の適切である旨の鑑定意見を提出している。

今回のアンケートでも、他社の類似容器との比較がなされていないが、本件では「この種のアンケート調査で重要なのは，本容器から「ヤクルト」等の文字商標及び図柄等を捨象した無色の立体的形状を提示されてどのような商品を想起するかであって，容器の形状が類似する他社商品の中から本件容器の立体的形状を選別できるかどうかではなく，同業他社の乳酸菌飲料の容器を用いた同種調査がされなければならない必然性はないというべきである」とされた。

なお、本件は審決取消し訴訟であるから、被告（特許庁）が対抗アンケートを提出することが期待できないという事情があった。侵害訴訟では、被告から相反する結果となる対抗アンケートが提出される可能性もある（質問内容や設計によっては、結論が逆となることがあり得る） 。

 

 

実務上の指針（3）

 

模倣品対策について

• 本件では，ヤクルトは，他社の類似容器の存在に対し適切な処置を講じてこなかったようである（マグライトやコカコーラは、類似商品に対して差止め請求等の対策を講じ、類似商品を排除していたようである）。
• この点、本判決は「取引者及び需要者がそれらの商品を先行商品の類似品若しくは模倣品と認識し，市場において先行商品と類似品若しくは模倣品との区別が認識されている限り，先行商品の立体的形状自体の自他商品識別力は類似品や模倣品の存在によって失われることはないというべきである」としている。
• ヤクルト容器の場合、類似品は「ヤクルトもどき」「ヤクルトそっくりさん」といったように認識されている。乳酸菌飲料は、店頭では各々の文字商標が大書されたラップで6～12本にパックされて販売されており、消費者が購買時にその出所を見誤ることはないと思われる。すなわち、消費者は、これらの類似品をヤクルトとは異なる出所に係る商品と理解したうえで、容器形状についてはヤクルトに似ていると認識している。
• このような認識は、ヤクルトの容器形状そのものに識別力があるということを示しているのではないかと思われる。
• とすれば、本件では、類似容器を放置しつつ、営業や宣伝努力で圧倒的なシェアと知名度を保持したことで、かえって類似容器を含めた範囲で立体的形状の識別力が獲得されていたといえないだろうか。

実務上の指針（4）

インターネット上の記事について

• 本件で、裁判所はインターネット上の記事について、「インターネット上の記事から認められる重要な事実は，被告が主張するような「乳酸菌飲料の容器は原告商品も含めどれも皆似たようなものだ」という漠然としたものではなく，むしろ乳酸菌飲料の容器には本件容器と酷似した模倣品が数多く存在するとの需要者の認識であって，この事実は，………需要者はそれら容器の立体的形状は本件容器の模倣品であると認識しているということを示していると認められるのであって，それは，本件容器の立体的形状に自他商品識別力があることを強く推認させるというべきである」として、識別力の認定判断において参酌している。
• インターネット上では情報が無秩序に溢れており、インターネット上の記事が、必ずしも一般的な需要者の認識を示しているとはいえないが、本件ではアンケート結果とも相まって、上記のように原告に有利な事実として参酌されたものと思われる。

実務上の指針（5）

意匠権との関係

• 権利存続中の利用関係については先願優位で互いに調整規定があり、後願の権利が先願の権利に抵触するときは、後願の権利者は登録意匠又は登録商標を実施又は使用することはできない（意匠法第26条、商標法第29条）。
• 意匠権の存続期間満了後は、原意匠権者又は専用実施権者又は登録した通常実施権者は原権利の範囲内で商標を使用する権利を有する（商標法第33条の2及び3）。

  但し、不正競争の目的でされない場合に限られる。立体商標は周知である場合が多いと考えられるので、デザインの変更等が立体商標に近づく方向での変更の場合、不正競争の目的があると認定されるおそれがある。なお、使用する権利が認められる場合であっても、商標権者には混同防止表示請求が認められる（商標法第33条の2第2項）。

• 自己の登録意匠との関係で二重保護にならないか、との議論がある。
• しかし、意匠は物品の外観の創作を保護し、商標は標識としての外観に化体した信用を保護するものであり、保護対象が異なり、二重保護には当たらないと考える。「機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は登録されない」（4条1項18号）のであり、それに至らない立体形状については、識別力を有し、信用が化体する形状については保護するというのが、法の趣旨であろう。意匠登録をしたばかりに、商標法で保護が受けられなくなるとの結論は不合理である。もちろん、査定・審決時に識別力が認められるとしても、商標は半永久的に存続するので、長い間には登録立体商標の識別力が失われることもあり得る。そのような場合は、26条や「権利の濫用」により処理することも可能と思われる。
• ちなみに、著作権と意匠権は、ともに創作を保護するもので一部保護対象が重なるが（ｅｘ美術工芸品）、我が国では目的（産業の発達と文化の発展）により重複しないよう調整される。

実務上の指針（6）

立体商標の商標権の行使

• 本件では、類似する容器が既に多数存在し、販売されている中で、立体商標が登録されたのであるが、これらの類似容器はどうなるのであろうか。
• 実際の商品は、自社の商標がパッケージ、ラップに大きく表示されているにもかかわらず（一種の打ち消し表示、混同防止表示といえよう。また、5本パック、10本パック等では、容器形状がかなり隠れた状態であるが、視認できないともいえないので、商標の「使用」を否定することはできないと思われる）、需用者は消費者には「そっくりさん」「～もどき」のように認識されている。とすると、需用者は、出所の混同はしていないが、形状自体は類似していると認識していると考えられる（実際には大きさや色も影響しているであろうが）。
• 立体商標が、その形状に識別力が認められているのであるから、自社の商標がパッケージ、ラップに大きく表示されているとしても、容器形状を使用しているのであるから、理論的には商標権の効力は及ぶと考えられる（平面商標が複数併記されているのと同様に考えられる）。
• としても、長い間市場で併存してきた商品については、結論的には権利行使は認められないように思われる。その理由付けとしては、「非類似」とするか、「先使用権」を認めるか、「権利濫用」によるか、等が考えられるが、いずれも座り はよくない。しかし、民事事件では、結論の具体的妥当性も求められるので、結局、原告と被告の利益衡量によることになるのではないか。そうすると、これまで市場で併存してきたのであるから（併存状態が模倣者の違法な行為によって形成されたともいえない）、差し止めを受ける被告の不利益が併存状態の存続による原告の不利益を大きく上回るケースが多くなるように思われる（もちろん、類似の程度や使用の期間等によりケースバイケースで認められることもあると思われる）。
• これに対して、今後新たに現れる類似容器に対しては、被告側の不利益は認められないので、立体形状を対比して類比判断されると思われる。