商標中間対応・法務|オンダ国際特許事務所|説得力ある意見書作成

商標中間対応・法務|オンダ国際特許事務所|説得力ある意見書作成

アクセス

中間対応

自社出願案件・他事務所代理案件に対する拒絶理由通知への対応も承ります。

概要

  • 拒絶理由通知等に対する意見書や手続補正書等の提出手続
  • 拒絶査定不服審判、異議申立て、無効審判、不使用取消審判の各手続
  • その他、特許庁に対する商標関連の手続全般

特徴

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過去の審査状況や取引の実情等を踏まえた、「説得力のある」意見書

商標登録を阻む主な要素は、「自他商品の識別機能を有しない」と「他人の商標と類似する」です。

しかし審査段階では、これらは審査官の判断に委ねられますので、必ずしも適切とはいえない場合があります。オンダ国際特許事務所では、過去の審査・登録状況や取引の実情等の客観的事実に基づき、説得力ある(=審査官の判断を覆しやすい)意見書を作成します。

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自社出願案件・他事務所代理案件に対する拒絶理由通知への対応も可能

拒絶理由通知への対応は、オンダ国際特許事務所が最も得意とする業務の一つです。主な拒絶理由は「他人の商標と類似する」「品質等を表示したものにすぎない」「品番・型番表示に過ぎない」等によるものですが、各担当者の豊富な知識・経験に基づく深い検討と、その検討をサポートするプロ専用の事例収集ツールの活用、そして庁提出前に複数回行われる入念なチェック等により、お客様が諦めかけていた出願案件を何度も登録へと導いてきました。

また、あまり知られていないことですが、自社で商標出願を行った案件や、他の特許事務所で出願された案件に対する拒絶理由通知への対応も承っております。特許事務所は、出願の途中からでも、お客様の代理人となって拒絶理由解消のために取り組むことができますので(中途受任といいます。)、「これはもう無理かもしれない」「残念だが諦めよう」と思われる場合や、他事務所の応答案についてセカンドオピニオンを必要とされる場合などございましたら、まず当所にご相談頂ければ幸いです。

拒絶理由通知の解消策を検討する際の主な着眼点

「他人の登録商標と類似する」との拒絶理由通知を受けた時、オンダ国際特許事務所ならどう検討するか、その一部をご紹介しましょう。
当所では、「意見書による反論」という最終手段を採る前に、リスク低減措置として、以下のような手段も併せて検討しています。

補正の余地はないか?

指定商品・役務(以下、指定商品等)が一つしかない場合は検討不要ですが、複数ある場合は、この検討が極めて重要です。
なぜなら、拒絶理由通知には「引用商標の登録番号」が書かれているだけで、指定商品等との関係については何も説明されていないためです。
本願商標の指定商品中、引用商標と重複する商品の重要性が低い場合には、手続補正書による補正対応だけで拒絶理由を解消できます。
「拒絶理由通知を受けた=商標登録は絶望的」と思われがちですが、この方法を検討するだけでも、活路を見出せることがよくあります。

 

引用商標が「不使用」の可能性はないか?

日本国内で3年間継続して使用されていない登録商標については、不使用取消審判を請求することで、その登録を取り消すことができます。
審査官は、引用商標を挙げる際、その商標が現実に使用されているかどうかまでは確認しないため、もし不使用ならば勝機があります。
不使用かどうかを確認するにあたって、当所では、オンライン(ネット)・オフライン(出願人やその同業者)の情報を活用していますが、時にはこのような調査を専門に行う探偵事務所に協力を求めることもあります。
不使用取消審判は、費用と時間の点で敬遠されがちですが、条件が揃うなら、利用価値は十分にあると考えます。

 

引用商標権者との交渉は可能か?

出願商標の使用開始まで時間的余裕がある場合は、アサインバック(アサインメントバック)の利用可能性について検討することができます。
この手法は、出願商標を一時的に引用商標権者へ譲渡し、登録査定の後、再び出願人へ譲渡する、というものです。
引用商標権者の協力を得られるかどうかは出願人が提示する条件次第ですが、商標権の買取交渉に比べ、若干ハードルが低いのが利点です。
交渉前に②を検討し、不使用であることの確証を得ているなら、さらにハードルが低くなるといえるでしょう。

 

あくまで一部としてのご紹介ですが、拒絶理由通知への対応を検討するにあたっては、お客様の事情を最大限に考慮しつつ、その状況下で最善と思われる方策を提案させて頂いております。「商標権」との付き合い方は業界によって様々であり、不使用取消審判を「非礼な行為」として忌避される業界もあれば、アサインバックやライセンス供与に協力的な業界もあるためです。検討の末、「意見書による反論」以外に打つ手がない、となるケースも多く見られますが、お客様の問題解決のために、弊所のスキルと経験がお役に立てば誠に幸いです。

法務(鑑定・侵害対応・訴訟等)

概要

  • 鑑定、簡易鑑定
  • 侵害事件対応
  • その他、商標関連の法務全般(譲渡、ライセンス契約等に関するご相談)

特徴

国内・外国における他人の商標出願又は登録に対する異議申立て、
商標登録の取消請求等の手続の代理、商標権を侵害された場合の権利行使や、
他社から警告を受けた場合の対応・対策までサポートいたします。
ドメイン名に関する紛争処理もお任せください。

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鑑定

お客様の商標と他社の商標とが抵触するかどうかを判断します。オンダ国際特許事務所では、これまでの豊富な経験に基づき的確に判断いたします。

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特許事務所ならではのワンストップサービス

商標業務に精通したオンダ国際特許事務所では、商標調査や商標登録出願はもとより、無効審判請求手続、権利保全、ライセンス交渉等までワンストップサービスでご提供します。
事件の解決に向けて、総合的にサポートさせていただきます。

海外ネットワーク

世界各国に広がるネットワーク

複雑な手続を要する海外の案件についても世界各国の現地代理人と連携して対応いたします。