「意匠法等の一部を改正する法律案」が、平成18年6月7日に法律第55号として公布されましたので、意匠法・商標法の改正を中心に概要をご案内させて頂きます。
なお、法令の詳細は、特許庁のウェブサイトでご確認頂けます。
※施行日は、公布日から1年を越えない政令で定める日（平成19年4月1日の予定）ですが、新規性喪失の例外適用の書面提出及び団体標章の出願人適格の拡大に関する改正は公布日から3月を越えない日、また実施・使用の定義とみなし侵害行為の拡大及び刑事罰の強化に関する改正は平成19年1月1日に施行されます。
I．意匠法関係
改正ポイント１：意匠権の存続期間の延長
意匠権の存続期間が、現行の登録日から15年が、登録日から20年に延長されます。但し、施行日以降の出願が対象で、年金は11年から20年まで\33,800／年（現行の11年目以降と同じ）となります。 |
実務対策：
(1)出願日が施行日の前であるか後であるかによって、存続期間が異なってきますので、年金の期限管理（15年か20年か）に注意する必要があります。
(2)出願日が施行日前であるか以後であるかで、存続期間延長の利益を享受できるかどうか異なってきます。開発スケジュール・公表日や出願日が遅れることのデメリットを考慮する必要はありますが、長期保護を求めたい場合には、施行日後の出願とすることを考えます。場合によっては、新規性喪失の例外の適用を受けて出願することも考慮します。
(3)まだ先の話ですが、調査・鑑定等において、意匠権の消滅時期が問題となる場合に、施行日前後の出願で存続期間（消滅時期）が相違していることに注意する必要があります。
改正ポイント２：画面デザインの保護対象の拡大
意匠の定義に、「物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。」が追加されます。 |
実務対策：
(1)これにより、物品の用途及び機能を実現するために表示される画面デザイン（例１～３：デジタルカメラの設定画面等）や、物品と接続された汎用途の表示機に表示される画面デザイン（例４：ビデオ録画再生機の操作画面）が部分意匠として保護されることになります。但し、パソコンのアプリケーションソフトの画面（例５，６）やインターネットの表示画面（例７）等は保護対象外であるとされています。
※改正後に保護されるもの
※改正後も保護されないもの
(2)今度の改正により、具体的にどのようなものまで登録できるようになったか、図面等の具体的な表現方法、さらには効力の及ぶ範囲なども未だ明確とはいえません。特許庁や弁理士会も事例収集・検討を行なっておりますので、今後公表される審査基準やガイドラインに注意する必要があります。
(3)改正時期近くに創作された案件で、改正により登録を受けられるようになるものについては、施行日後（場合によっては、新規性喪失の例外適用を受けて）に出願することを考えます。
改正ポイント３．意匠の類似概念（判断基準）の明確化
意匠の類否判断に関し、「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする」と条文上に定義されます。
つまり、意匠の類似判断は、取引者も含む需要者を判断主体として行い、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づき行うものと明文化されます。 |
実務対策：
実務上は、従来と大きな変更はないといえます（注１）。ただし、判断主体が需要者と明文化されるので、中間処理において、創作者（の観点）主体の主張は避けるべきでしょう。
注１：特許庁も、最高裁判例等を踏襲するもので、過去の判断と変更はないとの見解です。ただ、需要者という文言を明文化したので、創作（者）保護の観点がなし崩しに薄れていくとの懸念はあります。
改正ポイント４．関連意匠制度の見直し
現行では、本意匠と同日のみに限られている関連意匠の出願が、本意匠の公報が発行されるまでの期間は出願可能となります。本意匠が秘密意匠の場合でも、最初の公報発行までの間です。なお、関連意匠が施行日後の出願であれば、本意匠は施行日前の出願であってもよいです。 |
実務対策：
(1)関連意匠の後出しが可能になり、広範な権利を形成するための出願の機会が増えたと言えます。但し、広範で有効な権利を成立させるためには、基本的には本意匠出願時に関連意匠を出願することが好ましいと考えます。なぜなら、本意匠出願後の第三者の公知意匠により関連意匠の登録が拒絶される虞がありますし、関連する外国出願がある場合には、国によっては公報が早く発行される可能性があり、後出しの関連意匠が拒絶される危険性があるからです。あくまで、本意匠出願後の実施品変更やマイナーチェンジ対応、出し忘れ対応のための補完的なものと考えた方が良いでしょう。
(2)施行日前に出願されたものを含め、公報発行前の意匠に関し、関連意匠の出願が必要ないかを見直す必要があります。
(3)登録査定謄本を受領した際に、登録料を納付する前に、関連出願の要否を確認する必要があります。特に、包括納付を採用している場合、早期納付に伴い公報発行が早まる虞があるので注意を要します。
(4)本意匠について、専用実施権の設定がある場合には、関連意匠の登録ができません。予め本意匠について一旦専用実施権を抹消した上で関連意匠出願するか、若しくは拒絶理由が来た段階で、一旦専用実施権を抹消する必要があります。そして、関連意匠の登録後、改めて全てについて専用実施権の設定登録申請を行う必要があります。
改正ポイント５．意匠法第3条の２の見直し
現行では、先願意匠の一部に関する意匠出願は登録されませんでしたが、その先願意匠が同一人である場合に限って、先願意匠の公報発行前までは、先願意匠の一部の意匠を出願することができるようになります。例えば、先願が全体意匠であっても、この全体意匠の公報発行前までは部分意匠の出願が可能になります。先の意匠が秘密意匠の場合でも、最初の公報発行までの間です。なお、一部に関する出願が施行日後であれば、その一部を含む先願は施行日前の出願であってもよいです。 |
実務対策：
(1)本件についても、関連意匠と同様の理由により、最初の出願の段階（遅くとも全体意匠出願の段階）までに部分意匠を出願することが好ましいと考えます。やはり、出願後の実施品変更やマイナーチェンジ対応、出し忘れ対応のための補完的なものと考えた方が良いでしょう。
(2)施行日前に出願されたものを含め、先の出願意匠の公報発行前のものに関し、部分意匠の出願が必要ないかを再度確認する必要があります。
(3)先の出願の査定謄本受領した際に、登録料を納付する前に、部分・部品等の出願の要否を確認する必要があります。特に、包括納付を採用している場合、早期納付に伴い公報発行が早まる虞があるので注意を要します。
改正ポイント６．秘密意匠制度における請求可能時期の追加
現行では、出願と同時に限られている秘密意匠の請求が、出願時に加えて第一年分の登録料の納付時にも可能になります。
ただし、施行日以降の出願が対象です。 |
実務対策：
(1)近年意匠の審査が早まった故に、自社での当該意匠に係る製品の発表より前に意匠公報が発行されるケースが発生しています。秘密意匠請求することのデメリットも考慮する必要がありますが、意匠公報の発行を遅らせたい事情がある場合には、秘密意匠請求をすることを考えます。なお、秘密意匠請求する場合には、本意匠・関連意匠のほか、関係する部分・部品意匠についても請求の要否を確認しましょう。
(2)査定謄本を受領した際に、納付する前に、秘密意匠請求の要否を確認する必要があります。特に、包括納付を採用している場合、機会を逸する虞がありますので、注意を要します。なお、当所では、査定謄本をお送りする際に、秘密意匠請求の要否についてご確認の連絡を差し上げる予定です。
改正ポイント７．新規性喪失例外適用出願における証明書等の提出期限の延長
現行では、出願日から14日以内に限られている証明書等の提出期限が、出願日から30日以内に延長されます。
ただし、施行日（公布日から3月を越えない政令で定める日）以降の出願が対象です。 |
実務対策：
提出期限に余裕はできましたが、不測の事態に備え、証明書等は早期に入手しておかれることをお勧めします。
Ⅱ．商標法関係
改正ポイント８．小売業者等が使用する標章をサービスマークとして保護
小売業者や卸売業者が提供する役務に係る商標が、サービスマーク（35類に類似群新設）として登録されるようになります。なお、類似群内の例示役務の詳細は、本年秋頃に定まる予定です。
・特例小売商標登録出願…施行日から3ヶ月以内の出願は、特例小売商標登録出願となります。また、この出願が二以上ある場合については、これらの出願については先願の規定が適用されず、同日に出願されたものとして協議またはくじにより定められた、いずれか一方が登録になります。
・使用特例商標登録出願…特例小売商標登録出願が二以上ある場合において、施行前から日本国内で不正競争の目的なく使用しているものは、協議命令があったときに、その応答期間中（40日）に使用に基づく特例の適用の主張ができます。これを、使用特例商標登録出願といいます。この使用特例商標登録出願は、通常の特例小売商標登録出願に優先して登録されます。なお、使用特例商標登録出願同士が複数競合した場合には、いずれも登録になります。
・特例小売商標出願と商品商標出願との関係…特例小売商標出願同士は同日扱いとなりますが、商品商標との間では先願、4条1項11号の規定が適用されます。そのため、同一若しくは類似する商標で、小売役務と類似する商品商標が先願・先登録である場合には、特例小売商標登録出願は拒絶される可能性があります。
・継続的使用権…施行前から、不正競争の目的なく小売等について登録商標またはこれに類似する商標を使用していたものは、その役務に係る業務を行っている範囲内で、その商標を使用する権利を有します。
・先使用権…また、この継続的使用権を有する商標が、施行の際に需要者の間に広く認識されているときは、その業務の範囲が限定されることなく、その役務について使用する権利を有します。
・混同防止表示請求権…継続的使用権を認めることに伴い、商標権者は商標権の行使が制限を受けることになるので、代替措置として、商標権者には継続的使用権を有する者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求できる権利が認められます。 |
実務対策：
小売商標登録出願の受付自体は、来年（4月1日予定）からですが、確実に権利を確保するためには、今から準備しておく必要があります。
(1)卸売・小売の内容とその標章の確認・洗い出しを行ないます。以下の項目をチェックしておかれると良いでしょう。
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卸売・小売（以下小売等）を行っているか否か、行う予定はあるか？業務範囲（小売等の内容・範囲等）を拡大する予定はあるか？
（理由） 出願の要否、継続的使用権で対応できるかを判断するため。 |
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行っている小売等は、自社製品についてか（製造小売か）？
（理由） 出願の要否を判断するため。 |
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行っている小売等にどのような標章を使用しているか（単独・結合の有無）？
（理由） 出願の商標の態様を決定するため。 |
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小売等の内容と使用標章の関係が客観的に証明できるか？
（理由） 出願が競合した場合の使用特例の主張が可能か、継続的使用権の主張が可能か判断するため。 |
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小売等に使用されている標章について登録はあるか？
（理由） 小売商標登録出願の登録可能性を判断するため。 |
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類似する小売等・標章の使用者がいないか？
（理由） 出願が競合する可能性を事前に把握しておくため。 |
(2)出願標章・役務の決定と出願
(a)(1)の洗い出しを契機として、自社製造小売に関する登録商標の有無を見直し、不足部分についての商標調査や登録出願行います。
(b)小売商標登録出願に先駆け、類似する虞のある商品商標への登録の要否を検討します。
（理由）施行日以降の特例小売商標登録出願同士は先後願がありませんが、商品商標との間では先後願が生じます。施行日前に商品商標の登録を図っておくことにより、小売商標登録出願の権利化の可能性が高まります。
(c)出願する小売等の役務・標章を決定しておきます。役務の表示については、秋頃公表予定の類似商品・役務審査基準参照して決定します。なお、役務の記載が広すぎると、使用の有無の観点から3条柱書の拒絶理由を通知される虞がありますので、業務実体に即した記載を心掛けます。
(d)業務（役務）と商標の使用状況が立証できる資料を準備しておきます。
（理由） これは、特例小売商標登録出願が競合した場合に使用特例が主張できるようにするためと、業務範囲の拡大がないことから出願を見送った場合に、先使用権を主張できるようにしておくためです。ただし、先使用権を主張できても、商標権者には混同防止表示付加請求権があるので、使用態様の変更を迫られないためには、積極的に登録を図ることが好ましいでしょう。
(e)出願に際しては、小売等の内容・使用標章について客観的に証明できるものと、証明できない若しくは使用予定の小売等・標章については、別出願とすることを検討します。
（理由） 両者を纏めて出願してしまった時に、特例小売商標登録出願が競合すると、証明できる部分を残すように削除補正するか、証明できない部分を出願分割する必要が生ずるからです。
(3)出願後（主として中間処理）の対応
（ⅰ）役務の記載に関し、3条柱書の拒絶理由を通知された場合には、現に使用しているものであれば、(1)で事前に確認した使用特例の主張のための客観的資料で反論する。
（ⅱ）特例小売商標同士が競合し協議指令を受けた場合
・使用している場合→使用特例の主張を行います。(1)で事前に準備した使用特例の主張のための客観的資料を用いて、商工会議所や関係団体などで証明書を作成してもらい、提出します。今後、公表されると思いますが、証明の内容・証明機関は、サービスマークの特例出願の時と同様になる可能性が高いと思われます。
・使用していない場合→相手方の使用状況を調査します。相手方が使用していれば、使用特例の主張がされ登録できなくなることを考え、変更を検討します。相手方も使用していないようであれば、相手方と協議することも考えます。例えば、いずれかの名義に変更して登録し、他方に使用許諾することで合意できるか交渉することも考えられます。なお、各出願（使用）商標の態様が異なる場合、いずれかの名義に変更して登録し、その後分離移転することで合意できるかも検討します。合意できない場合には、くじ引きで対応することになります。
改正ポイント９．団体標章制度の出願人適格の拡大
団体商標の出願人適格が、現行の社団法人のほかに、商工会議所、商工会、ＮＰＯ法人、中間法人等の社団についても認められるようになります。
なお、本改正は、公布日から３月を越えない政令で定める日から施行されます。 |
実務対策：
団体商標は、団体構成員が使用許諾を得ずとも使用権を得られるというメリットがありますので、構成員が製造・販売する商品や提供する役務について共通して使用される商標がある場合には、登録されることをお勧めします。
Ⅲ．特許法関係
改正ポイント１０．分割の時期的制限の見直し
特許査定後又は拒絶査定後の一定期間（30日）にも、出願の分割が可能になります。ただし、特許査定後においては、設定登録前に限られます。特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の請求可能期間が延長された場合には、連動して分割可能な期間も延長されます。ただし、審判請求以降の分割可能期間は、改正前と同様、明細書等について補正をすることができる期間に限られます。
なお、本改正は施行日以降の出願から適用され、「もとの出願」が施行日以前になされた場合は、施行後にされた分割出願等にも適用されません。 |
実務対策：
特許査定がされた案件について、分割を行うかどうか検討するという手順を業務上入れることが望ましいでしょう。例えば、拒絶理由なしで登録になったなど、明細書にのみ書かれた発明についてさらに権利化を模索するために、分割出願の必要の有無について検討するといった場合です。ちなみに、当所作成の明細書では、付記クレームに記載の発明、実施形態の別例に記載の発明が、検討対象となるでしょう。
なお、当所では、査定謄本をお送りする際に、分割出願が可能である旨のご連絡を併せて差し上げる予定です。
改正ポイント１１．分割出願の補正制限
分割出願の審査において、もとの特許出願等の審査において通知済みの拒絶の理由が解消されていない場合（例えば、分割出願の特許請求の範囲に、もとの特許出願の審査において進歩性が否定された発明と実質的に同じ発明が含まれている場合）には、拒絶の理由が既に通知されていることから、一回目の拒絶理由の通知であっても「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同様の補正制限が課されることになります。
なお、本改正は施行日以降の出願から適用されます。
※「最後の拒絶理由」が通知された後にする補正は、(1)請求項の削除、(2)特許請求の範囲の限定的減縮、(3)誤記の訂正、(4)明瞭でない記載の釈明、のいずれかを目的とするものに限られる。 |
実務対策：
これまで、拒絶理由をぎりぎりで回避して広い権利を獲得しようとするときに、いわゆるスペアの分割出願をすることがありました。つまり原出願からまったく補正をしないで、原出願の様子をみながら補正をしようとするものです。しかしながら、改正後はこのような場合はいきなり「最後の拒絶理由」と同様の補正制限を受けることになります。そのため、分割と同時に補正を行う必要があります。
改正ポイント１２．別発明に変更する補正の禁止
拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲に記載された発明を技術的特徴の異なる別発明に変更する補正が禁止されます。
別発明に変更する補正は拒絶の理由（最後の拒絶理由通知後の場合は補正却下）となりますが、無効理由とはなりません（別発明に変更する補正が行われても発明に実質的な瑕疵が生じる訳ではなく、特許されたとしても直接第三者の利益を著しく害することにはならないため）。
なお、本改正は施行日以降の出願から適用されます。 |
実務対策：
改正前は最初の拒絶理由通知を受けた場合、引例を見ながら実施形態から限定できる構成を見つけて補正をしましたが、改正後は別発明となるような場合は出願分割をしなければなりません。出願費用はもちろん別途出願審査請求料もかかります。
改正ポイント１３．外国語書面出願の日本語翻訳文の提出期間の延長
外国語書面出願の翻訳文提出期間が、出願日（我が国に第一国出願した場合には、我が国の出願日、パリ優先権を伴って我が国に第二国出願した場合には、第一国出願日）から1年２月以内となります。ただし、出願日（もとの出願等の出願日に遡及）から１年２月の翻訳文提出期間を経過する直前又はその経過後に外国語書面出願の分割若しくは出願の変更に係る外国語書面出願又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行なう場合においては、現実の出願日から２月間、翻訳文の提出が可能です。
なお、本改正は施行日以降の出願から適用されます。 |
実務対策：
わが国で外国語書面出願した場合、費用負担の大きな翻訳作業をライバルや市場を見ながら先送りすることができます。
Ⅳ．四法共通項目
改正ポイント１４．実施・使用の定義及び侵害と見なす行為の拡大
意匠法、特許法及び実用新案法の「実施」の定義並びに商標法の「使用」の定義に「輸出」が追加されます。
意匠法、特許法及び実用新案法において、侵害とみなす行為に「侵害物品の譲渡、貸渡し、輸出目的としてこれを所持する行為」が追加されます（商標法においては、すでに規定済み）。
これにより、譲渡等によって侵害物品が拡散する前段階の所持行為の取り締まりが可能となり、また模倣品の輸出行為を水際で規制することが可能になります。
なお、本改正は、平成１９年１月１日から適用されます。 |
改正ポイント１５．刑事罰の強化
侵害罪の量刑（懲役・罰金）の上限が、特許権・意匠権・商標権については10年・1千万円に、実用新案権については5年500万円に引き上げられます。
侵害とみなす行為の量刑は、産業財産権四法すべてについて、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金となります。
懲役刑と罰金刑を併科することが可能になります。
法人重課の上限が、いずれの権利についても3億円以下の罰金に引き上げられます。
なお、本改正は、平成１９年１月１日から適用されます。
又、改正ポイント１４・１５に関連し、「特許権、実用新案権、意匠権、商標権を侵害する物品」も輸出してはならない貨物とするよう、関税法も改正されます。
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以上
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