商標ポートフォリオ整理|オンダ国際特許事務所

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出願ルートの選択

外国において商標の保護を受けるためには、保護を求める国において商標登録出願を行い商標登録を取得する必要があります。輸出先の国については、商標トラブルを未然に防止するためにも、商標登録が不可欠です。

外国への出願を行う際には、(1)各国毎への直接出願、(2)EU(欧州連合)に属する国に統一的に効力が及ぶ欧州連合商標出願、(3)マドリッド協定議定書(以下、マドリッドプロトコルといいます。)の締約国について、一つの国際登録により保護を求めるための国際登録出願、の三つの出願ルートが選択できます。それぞれのルートの特徴について以下に簡単に説明します。

1. 各国直接出願ルート

パリ条約加盟国

最も一般的な出願方法です。日本の商標出願日から6ヶ月以内であれば、外国出願をする際にパリ条約等に基づく優先権を主張することが可能です。適法に優先権を主張すれば、第2国出願(外国出願)が第1国出願の日(日本での出願日)に行われたものとして扱われ、(第1国出願から第2国出願までの間になされた行為、例えば、他人による類似商標の出願、により不利な取り扱いを受けず、第3者のいかなる権利等をも生じさせないとする利益であり、)特に先願主義を採用する国において実益があります。
本ルートは以下の(2)(3)の条約に加盟していない国に出願する場合や、出願対象国が少数で(2)(3)のルートを利用する必要のない場合等に利用されます。出願国数が増えればそれだけ費用も増える、商標の維持・管理も国ごとに行わなければならないなどのデメリットはありますが、国ごとに現地の代理人を通じて出願するので、現地での最新情報が得られたり、商標の保護について迅速な対応が期待できるなどのメリットがあります。 パリ条約加盟国以外の国でも、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の加盟国又は日本と工業所有権の保護について相互に保護しあう旨の条約を締結している国との間では、出願を行い、一定の保護を求めることができます。

2. 欧州連合商標出願(EUTM出願)

加盟国

欧州連合知的財産庁(EUIPO)に対して単一の商標登録出願を行うことにより、EUのすべての加盟国に平等の権利を取得することが可能です。保護を希望する加盟国を指定する必要はなく、単一の出願でEU加盟国のすべてに自動的に出願されたことになります。加盟国の一国で使用していれば、不使用による取消を免れることができます。

3. マドリッド・プロトコルに基づく国際登録出願

加盟国

日本国特許庁に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国を明示してWIPO(世界知的所有権機関)の国際事務局に対して、日本国特許庁を通じて、国際出願を行います。原則国ごとの手続が不要で、代理人費用等を節約できます。外国商標の一元的管理が可能となります。

日本での商標出願又は登録を基礎として出願を行わなければなりません。国際登録の日から5年間は基礎となる出願又は登録に従属しますので、基礎となる出願が最終的に拒絶されたり、登録が消滅した場合には、国際登録も取り消されます(セントラルアタック)。ただし、各指定国への国内出願に変更することが可能です。

マドプロ出願のメリット

簡単な手続

日本国特許庁に国際登録出願をし、願書において保護を求める国をチェックで指定すれば、各指定国にそれぞれ出願した場合と同様に扱われます。

安い費用

出願の際に国ごとの国内代理人費用と現地代理人費用が発生しないため、大幅な経費節減が期待できます。

当所での一例:米国、欧州連合、中国に出願する場合
通常の出願:約70万円 → マドプロ出願:約40万円

簡単な登録後の維持・管理

国際登録出願は国際登録簿で一括管理されていますので、1通の書類ですべての指定国に対応でき、権利の更新手続及び維持管理(住所・名称の変更、名義変更他)が極めてシンプルになります。出願と同様現地代理人の手数料を節約でき大幅な経費節減が期待でき、国ごとに異なる更新期限の管理のわずらわしさから開放されます。

指定国の追加が可能

マドプロ加盟国は主要国をカバーしており、今後も増加が期待されます。国際登録出願後に加盟した国を事後指定して追加することも可能です。

指定商品の作成は英語のみ

各国語への翻訳は不必要なため、各国言語への翻訳費用が節減でき、権利内容の把握が容易です。

3ヶ国以上で使用予定ならマドプロ出願を。登録済みの商標も置き換えの検討を。

日本の商標制度との違い

日本にも独自の商標法があるように、外国でもそれぞれの法律により商標が保護されます。ここでは、おおまかな相違について簡単に説明します。

1. 使用主義と登録主義

商標権は商標の使用によって発生するとするものを使用主義といいます。一方、登録によって商標権が発生するとするものを登録主義といいます。日本は登録主義を採用しています。米国、カナダ等は使用主義を採用しています。米国、カナダでは、将来的に使用する意思があれば出願できますが、原則として実際に使用を開始しなければ登録を受けることができません。

2. 先使用主義と先願主義

同一又は類似の商標についての商標登録出願が同日に行われた場合に、先に使用を開始したものを優先して登録する制度を先使用主義(最先使用者登録主義)といい、これに対して、出願日が早いものを優先して登録する制度を先願主義(最先出願登録主義)といいます。

3. 審査主義と無審査主義

出願後、商標自体が識別性を要するかどうか、他人の先願商標と類似するか否かといった実体的な審査を行うグループと、出願の形式が適法であればそのまま登録し実質的要件の有無は事後の異議申立てや訴訟等で決定するというグループがあります。前者を審査主義国といい、後者を無審査主義国とします。ただし、ここでいう無審査主義国には、商標自体が識別性を有するかといった、いわゆる絶対的登録要件については審査を行う国を含みます。審査主義国には、日本をはじめ、アジアの主要国、ドイツ、イギリス、米国などが含まれます。一方、無審査主義国の代表はフランス、イタリア、スイスなどが含まれます。

4. その他

例えば、商品・役務の区分についても国際分類を採用する国と自国の分類を採用する国、一出願に多区分を包含できる国とできない国、その他様々な相違があります。各国の商標制度の概要については、お問い合わせください。

各国商標制度の項目について

パリ条約

1883年に成立した工業所有権の保護に関するパリ条約。日本は1899年に加盟。第1国での出願に基づき所定の期間内に優先権を主張して外国に出願することができます。商標では第1国の出願日から6ヶ月以内に優先権を主張した外国出願を行うことができます。これにより、第1国の出願日にその外国でも出願されたものとみなされ、審査における先後願の判断基準日が第1国出願日になるなど種々のメリットがあります。

マドプロ

マドリッド協定議定書(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)の通称。一つの締約国(通常、日本国特許庁)に出願又は登録されている商標を基礎として、それと同一の内容について、国際登録出願という手続により、他の締約国等へ保護を拡張することができます。暫定拒絶通報(拒絶理由通知)が発せられなければ、指定締約国毎の手続が不要となり、現地代理人費用を節約できます。その他、外国商標の一元的管理が可能となることや、新たに加盟国となった国を既存の国際登録に追加指定することが可能(事後指定)となるなどのメリットがあります。日本は2000年に加盟。今後も加盟国は増加することが期待されています。

一出願多区分制

一つの出願で複数の区分を指定することができるという制度。これに対して、一つの出願では一つの区分しか指定できないとする制度(一出願一区分制)を採用する国もあります。一区分制と比較した多区分制のメリットは、追加区分の場合の代理人手数料等を節約できることと、存続期間の更新などの手続きを区分毎に行う手間を省けるなどがあります。反対にデメリットは、複数区分のうち、一区分のみで拒絶理由に該当した場合、出願全体が拒絶され、全く問題の無い区分についての権利化が遅れる場合があることなどです。
尚、制度上、多区分制が認められている国でも、種々のデメリットを考慮して一区分制の出願が一般的に行われている国もあります。

相対的拒絶理由の審査

商標登録出願の審査には、通常、方式審査(願書の様式、料金の納入などの形式要件の審査)と実体審査(出願された商標を登録することができるかについて登録要件の審査)があります。実体審査は更に、絶対的拒絶理由(Absolute grounds)の審査と相対的拒絶理由(Relative grounds)の審査に分けられます。前者は、商標が識別力を有するか、又はその国が登録を禁止する商標に該当しないかなどについての審査です。相対的拒絶理由とは、他人が先に出願した商標に紛らわしく類似するかどうかについての審査です。欧州諸国では相対的拒絶理由に関する審査を行わない国が多く、そのような国では、先に出願した商標の所有者から登録異議申立てがなされた場合に限り、出願商標を登録すべきかについて審査が行われます。このため、商標が同一であっても、先行商標の権利者が異議申立て行わない限り、商標局は出願を拒絶することなく、登録します。

コンセント制度

他人の商標に類似するとして出願が拒絶された場合に、その他人の商標の所有者から、出願商標を登録することに異議無く同意する旨を記載したコンセントレター(Consent Letter 又はLetter of Consent、同意書)を入手して商標局に提出すれば、審査官は拒絶理由を撤回するという制度です。通常、先行商標の所有者のレターヘッド付きのレター用紙に印刷され、先行商標の所有者がサインします。コンセント制度を採用する国においても、公衆に誤認混同を生じるおそれがある場合等には認められない場合もあります。

異議申立制度

商標局における審査以外にも、その商標登録出願について登録することについて異議があれば、一定期間に限り、広く一般から登録異議の申し立てを受け付け、審査の公平性を担保するという制度です。異議申立てはその時期により、商標登録を付与する前に行うもの(付与前異議)と、登録直後に行うもの(付与後異議)に分けられます。通常、異議申立てには、大量の証拠の提出が必要となるので、異議申立期間内に異議申立てを行えば、後日、証拠の補充を可能となる国がほとんどです。

存続期間

一般的に、商標権の存続期間は10年間で、その後10年毎に更新可能という国が大多数ですが、15年という国もあります。存続期間の起算日は、国によって、出願日、登録日、又はそれ以外の日(優先日など)と異なります。存続期間の更新申請の期限日は、通常、存続期間の満了日ですが、それを逃してしまった場合でも、一定期間内に限り、追加費用を支払うこととで更新申請を認める場合があります。法改正により存続期間が変更になる場合もあるので、最新情報を入手できる環境を維持しておくことも重要です。

不使用取り消し期間

商標は商標登録を取得した国で実際に使用することでその価値が増します。商標登録を取得したのち、一定期間以上、継続して商標が使用されない場合には、他人からの請求により登録を取り消される場合があります。その期間は、国によって異なりますが、3年か5年のいずれかである国がほとんどです。登録後、継続して所定の期間商標の使用実績がなければ、他人から取消し請求がなされた場合には登録を取り消されてしまいます。定期的に使用状況をチェックするのが望ましいです。

更新時の使用証明提出義務

存続期間の更新申請時に、商標の使用証明または使用に関する宣誓書の提出を要求する国があります。そのような国は現在では少数派となっています。これらの国については、使用証明等の提出期限日前から余裕をもって証明資料収集の準備を行っておく必要があります。実際に使用している商標が登録された商標を著しく改変していないかどうか、使用している商品・サービスは、登録した商標の指定商品・指定サービスに含まれているかなど、チェックしておく必要があります。

ライセンス登録義務

登録した商標を、現地子会社を含む他社に使用させる場合には、一般的に使用許諾に関する契約をし、商標権者がライセンシーの使用を監督することが求められます。中国では、使用許諾契約書は締結後3ヶ月以内に商標局に届け出なければなりません。不使用取消しの請求を受けた場合、実際に使用しているのがライセンシーである場合、使用許諾契約書の届出がなければ、ライセンシーの使用が登録商標の使用と認められないとする国もあります。ライセンスの登録の内容及び効果は国毎に異なりますので、ライセンスの目的等を考慮して、その国に合った対応をとることが重要です。