弁理士 冈田恭伸

根据日本最新的审查基准,在2022年4月1日当日或之后提交的专利申请中，不再允许使用多项引多项权利要求的记载方式。多项引多项权利要求被定义为“对择一地引用两项以上其他权利要求的权利要求(multi-claim)进行引用的､择一地引用两项以上其他权利要求的权利要求”｡

粗略地说,如果有一权利要求记载了“权利要求●●或●●”或“权利要求●●至●●中的任一项”,则在该权利要求所引用的权利要求中同样包含“权利要求●●或●●”或“权利要求●●至●●中的任一项”的情况下,该权利要求为多项引多项权利要求｡

例如,假设有以下权利要求,则权利要求3为“多项权利要求”,权利要求4为“多项引多项权利要求”｡

权利要求1:一种装置,具备A｡
权利要求2:根据权利要求1所述的装置,还具备B｡
权利要求3:根据权利要求1或2所述的装置,还具备C｡(←多项权利要求)
权利要求4:根据权利要求1至3中的任一项所述的装置,还具备D｡(←多项引多项权利要求)
权利要求5:根据权利要求4所述的装置,其中D是d1(←引用多项引多项权利要求的权利要求)｡

在日本,在本次审查基准修改之前允许多项引多项权利要求｡但是,从增加审查负担和与限制多项引多项权利要求的外国的国际协调的角度考量,在本次审查基准修改中对多项引多项权利要求进行了限制｡

具体而言,在与特许法第三十六条第六款第四项相关的特许法实施细则第二十四条之三中新设第5号｡

“第二十四条之三
特许法第三十六条第六款第四项中经济产业省令规定的权利要求范围的记载,应符合下列各项

一至四(省略)
五､当记载一项权利要求为择一地引用其他两项以上的权利要求的记载,则其所引用的权利要求不得择一地引用其他两项以上的权利要求的记载”

因此,如果在2022年4月1日当日或之后提交的申请中记载了多项引多项权利要求,则将成为违反委任省令（经济产业省令）的拒绝理由｡在这种情况下,与违反单一性一样,对多项引多项权利要求不进行新颖性､创造性等实质审查｡因此,需要注意权利要求的撰写方式｡

再者,引用多项引多项权利要求的权利要求也将被排除在审查对象之外｡在上面的例子中,权利要求5本身是一般的权利要求,但引用了多项引多项权利要求｡因此,权利要求5也将被排除在审查对象之外｡也就是说,在对上述例子提出审查请求时,将会发生仅对权利要求1-3进行实质审查,对权利要求4和5(D或d1)不进行实质审查的情况｡此外,多项引多项权利要求会成为拒绝理由,但不会成为异议理由或无效理由｡

作为参考,以下列出主要国家和PCT对多项引多项权利要求的处理(特许厅产业结构审议会 知识产权分科会 特许制度小委员会 第16次审查基准专门委员会工作组 文件1“对多项引多项权利要求的限制”)｡

美国:×
韩国:×
中国:×(有一些例外)
欧洲:○
PCT:○

关于最后的PCT,“特许厅产业结构审议会 知识产权分科会 特许制度小委员会 第16次审查基准专门委员会工作组”的会议记录记载了维持现状没有变更的主旨｡因此,即使有多项引多项权利要求,也会继续作出国际调查报告书｡

当然,实际的策略是调整从属关系,使不存在多项引多项权利要求｡在这种情况下,如果要实现与以前相同的从属关系,则权利要求的数量将增加｡随着权利要求数量的增加,审查请求费和特许费的负担也会增加,因此实现与以前相同的从属关系可能并不总是最佳选择｡

因此,可能会有要求进行如下从属关系的取舍选择的情况,例如,如果仅该结构即对创造性有利,则该结构仅从属于权利要求1,如果该结构与一从属权利要求的关系对创造性特别有利,则该结构仅从属于该从属权利要求｡但是,由于我们原本就在向国外提交申请时致力于解决多项引多项权利要求,因此这项工作本身并不是新的｡

对于分案申请和变更申请,将以追溯日期进行判断而不是实际申请日期｡例如,假设2022年4月1日当日或之后提交的分案申请以2022年4月1日之前提交的申请作为母案｡在这种情况下,只要是满足分案要件的合法分案申请,就允许多项引多项权利要求｡另一方面,如果不满足分案要件,则不具有追溯效力,申请日为实际申请日,因此将限制多项引多项权利要求｡

对于主张国内优先权的申请,将以在后的申请日进行判断｡因此,假设2022年4月1日当日或之后提交的主张国内优先权的申请以2022年4月1日之前提交的申请作为基础申请,则多项引多项权利要求为限制对象｡因此,如果基础申请包含多项引多项权利要求,则必须重写权利要求｡

此外,对多项引多项权利要求的限制也适用于实用新型,并被追加到基本要件中｡因此,如果包含多项引多项权利要求,将因违反基本要件而发出修改命令,因此对于实用新型也必须注意｡

(来源)

日本特许厅“特许/实用新型审查基准修订草案概要”
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/220210_tokkyo-shinsakijun/220210_tokkyo-gaiyo.pdf

特许厅产业结构审议会 知识产权分科会 特许制度小委员会 第16次审查基准专门委员会工作组 文件1“对多项引多项权利要求的限制”
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/ shousai / kijun_wg / 文件 / 16-shiryou / 01.pdf

特许厅产业结构审议会 知识产权分科会 特许制度小委员会 第16次审查基准专门委员会工作组 会议记录
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/index/16_gijiroku.pdf