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知的財産トピックス

米国特許規則改正無効の判決が出される

2008.4.4

2007年11月1日付けにて、同日に施行予定であった改正規則(クレーム項数の制限(いわゆる5/25 Rule)及び審査支援書類(ESD)の提出、継続出願・継続審査請求(RCE)の回数制限、関連出願の情報開示)について暫定的差止命令が出された旨をお知らせしておりましたが、2008年4月1日、同裁判における判決が出されました。 

今回の判決において、バージニア州連邦地裁は、上記改正規則は特許商標庁の権限を越えてなされた改正であるとして、改正規則は無効であるとの結論を下しました。これは、特許商標庁は、手続的な規則を作成する権限はあるものの実体的な内容の規則を作成する権限はなく、今回の改正内容が、実体的な性質のもの(すなわち法律に相当するもの)であると判断されたためです。なお、判決においては以下の見解が示されております。

1) 継続出願や継続審査請求(RCE)の回数を制限することは、特許法120条及び132条の規定や過去の判例に反する。

2) いわゆる5/25 Ruleについて、請求項が一定数を超えたときに出願人側で先行技術調査を行って審査支援書類(ESD)を提出することを義務付け、審査の負担を出願人に転嫁することは、特許法第131条の「特許商標庁長官は出願を審査させなければならない」の規定、及び過去の判例に反するものである。

今回の判決により、2007年11月1日に施行予定であった改正規則は無効とされました。しかしながら、この判決に対して米国特許商標庁がCAFCに対して控訴する可能性は残されております。また、今回判断が示されなかった関連出願の情報開示について新たに規則を作成する可能性や、法律改正案に含まれる審査支援書類(ESD)に類似する"Applicant Quality Submissions"の提出が 可決される可能性もあり、残念ながら、同様の改正の可能性が完全に否定されたわけではありません。

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