• 拒絶理由通知等に対する意見書や手続補正書等の提出手続
• 拒絶査定不服審判、異議申立て、無効審判、不使用取消審判の各手続
• その他、特許庁に対する商標関連の手続全般

「他人の登録商標と類似する」との拒絶理由通知を受けた時、オンダ国際特許事務所ならどう検討するか、その一部をご紹介しましょう。
当所では、「意見書による反論」という最終手段を採る前に、リスク低減措置として、以下のような手段も併せて検討しています。

指定商品・役務（以下、指定商品等）が一つしかない場合は検討不要ですが、複数ある場合は、この検討が極めて重要です。
なぜなら、拒絶理由通知には「引用商標の登録番号」が書かれているだけで、指定商品等との関係については何も説明されていないためです。
本願商標の指定商品中、引用商標と重複する商品の重要性が低い場合には、手続補正書による補正対応だけで拒絶理由を解消できます。
「拒絶理由通知を受けた＝商標登録は絶望的」と思われがちですが、この方法を検討するだけでも、活路を見出せることがよくあります。

 

日本国内で３年間継続して使用されていない登録商標については、不使用取消審判を請求することで、その登録を取り消すことができます。
審査官は、引用商標を挙げる際、その商標が現実に使用されているかどうかまでは確認しないため、もし不使用ならば勝機があります。
不使用かどうかを確認するにあたって、当所では、オンライン（ネット）・オフライン（出願人やその同業者）の情報を活用していますが、時にはこのような調査を専門に行う探偵事務所に協力を求めることもあります。
不使用取消審判は、費用と時間の点で敬遠されがちですが、条件が揃うなら、利用価値は十分にあると考えます。

 

出願商標の使用開始まで時間的余裕がある場合は、アサインバック（アサインメントバック）の利用可能性について検討することができます。
この手法は、出願商標を一時的に引用商標権者へ譲渡し、登録査定の後、再び出願人へ譲渡する、というものです。
引用商標権者の協力を得られるかどうかは出願人が提示する条件次第ですが、商標権の買取交渉に比べ、若干ハードルが低いのが利点です。
交渉前に上記０２を検討し、不使用であることの確証を得ているなら、さらにハードルが低くなるといえるでしょう。

 

あくまで一部としてのご紹介ですが、拒絶理由通知への対応を検討するにあたっては、お客様の事情を最大限に考慮しつつ、その状況下で最善と思われる方策を提案させて頂いております。「商標権」との付き合い方は業界によって様々であり、不使用取消審判を「非礼な行為」として忌避される業界もあれば、アサインバックやライセンス供与に協力的な業界もあるためです。検討の末、「意見書による反論」以外に打つ手がない、となるケースも多く見られますが、お客様の問題解決のために、弊所のスキルと経験がお役に立てば誠に幸いです。

• 鑑定、簡易鑑定
• 侵害事件対応
• その他、商標関連の法務全般（譲渡、ライセンス契約等に関するご相談）